无书面合同情况下如何证明服务商标实际使用？

文章来源： 中国知识产权报/中国知识产权资讯网

裁判要旨

商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品或服务来源的行为。商标权利人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定属于实际使用的行为。在我国，商标系根据商品或服务的分类进行注册，即商标必须在核定商品或服务的类别上使用，才属于注册商标的使用，避免商标范围的随意扩张。在商业活动中，有下列行为之一的，可以认定为服务商标的使用：在服务场所内外标明其服务商标的；在服务招牌上标明其服务商标的；在为提供服务所使用的物品上标明其服务商标的；在服务人员的服装、鞋帽及标牌、名片、名信片等物品上标明其服务商标的；在服务提供者的财务账册、发票、合同等商业交易文书上标明其服务商标的；利用音像、电子媒体、网络等平面或者立体媒介使相关公众认识到其为服务商标的；其他在商业活动中使用服务商标的行为。

案情简介

1994年4月28日，中国煤矿工程机械装备集团公司提交了第815830号“ME及图”商标（下称诉争商标）的注册申请，1996年2月14日被核准注册使用在进出口代理等第35类服务上。2007年1月21日，经原国家工商行政管理总局商标局（下称原商标局）核准，诉争商标转让予中国煤矿机械装备有限责任公司（下称中煤公司）。

2017年5月2日，广州市自然人张某某以诉争商标于2014年5月2日至2017年5月1日期间（下称指定期间）无正当理由连续3年不使用为由，向原商标局提出撤销诉争商标的申请。

中煤公司向原商标局提交了宣传样本截图及画册制作合同、印刷合同及汇款凭证，刊登广告、报纸原件，合同、广告费支付凭证，参加展会合同，向印度出口设备使用诉争商标的截图、宣传片制作合同及凭证等证据。

2018年2月1日，原商标局作出决定，对诉争商标不予撤销。张某某不服原商标局所作决定，随后向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称原商评委）申请复审。

2019年2月27日，原商评委作出复审决定认为，中煤公司提交的证据或未显示形成时间、或未显示诉争商标，且均非在进行口代理等核定服务上的使用，在无其他证据佐证的情况下，不能证明诉争商标实际投入到公开市场活动中的情况。据此，原商评委认定在案证据无法形成完整的证据链证明诉争商标于指定期间内公开实际使用，对诉争商标予以撤销。

中煤公司不服原商评委所作复审决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼，并向法院提交了该公司参加展会的材料、广告宣传材料、该公司代理中国煤炭海外开发有限公司出口设备到印度的材料等证据。

北京知识产权法院经审理认为，在案证据中仅证明中煤公司协同中国煤炭海外开发有限公司将技术手册交付给外方，未有代理服务合同、商业往来票据等证据证明中煤公司为中国煤炭海外开发有限公司提供了进出口代理服务，不能证明诉争商标于指定期间内在核定服务上公开、真实、合法地进行了商业使用，据此一审判决驳回中煤公司的诉讼请求。

中煤公司不服一审判决，继而向北京市高级人民法院提起上诉称，该公司名下有且仅有1件商标即该案诉争商标，故其提交的证据所显示对商标的使用均指向诉争商标，该公司提交证据足以证明诉争商标于指定期间核定服务上进行了真实有效的商业使用；该公司在一审阶段主张诉争商标在核定的进出口代理、样品散发、文件复制服务上进行了商业使用，但一审判决未对其是否于指定期间内在样品散发、文件复制服务上使用诉争商标作出评判。

北京市高级人民法院经审理认为，中煤公司利用诉争商标代理旗下企业将大型成套采煤设备远销数十个国家和地区，结合其提交的代理旗下企业中国煤炭海外开发有限公司出口设备到印度的出口项目公证书、投标书、技术手册、检测报告等证据，足以形成完整的证据链证明其于指定期间内将诉争商标在核定使用的进出口服务上进行了商标法意义上的使用，但上述证据无法证明诉争商标于指定期间内在核定使用的样品散发、文件复制服务上亦进行了商标法意义上的使用。据此，法院判决撤销一审判决及原商评委所作出的复审决定，并判令国家知识产权局（根据中央机构改革部署，原商评委的相关职责由国家知识产权局行使）针对中煤公司诉争商标所提出的复审申请重新作出决定。

案件分析

我国商标法设立注册商标连续3年不使用撤销制度的宗旨在于激活商标资源，清理闲置商标，发挥商标注册制度的功能。根据商标法第四十九条规定，注册商标没有正当理由连续3年不使用，任何单位或者个人可以申请撤销该注册商标。由于法律赋予了任何单位或个人申请撤销商标的权利，且不要求撤销申请人提供市场调查相关证据，商标注册人对自身注册商标的使用负举证义务，若无法提供有效证据，即使商业活动中进行了实际使用，亦会面临注册商标被撤销的风险。

商标的使用，常见于将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。该案中，诉争商标核定使用的进出口代理属于服务而非商品，在实际运营中不可能提供商品实物、商品包装、商品容器等证据，这无形中增加了中煤公司的举证难度。同时，中煤公司所销售的产品是大型成套煤矿设备，这些设备由该公司的子公司生产，再由该公司代理出口至海外，实践中这种集团管理下多个公司协作的模式不签订书面代理合同十分常见。笔者认为，虽然代理合同、付款凭证、发票的组合确实是证明诉争商标使用在核定服务项目上的最直接的证据链，但不是必要证据，没有签订代理合同并不能否认构成事实代理行为。在中煤公司无法提供代理合同的情况下，只要其能够证明实际实施了代理行为、进行了广告宣传或参加了相关行业的展会，便应维持诉争商标的注册。