01

“外研社”商标异议案

一、基本案情

异议人：外语教学与研究出版社有限责任公司

被异议人：深圳市小天才电子有限公司

被异议商标：

异议人主要理由：在被异议商标申请注册前，异议人“外研社及图”商标已成为驰名商标，被异议商标构成对异议人驰名商标的模仿，被异议商标的注册和使用会误导相关公众。依据《商标法》第十三条规定，被异议商标应不予核准注册。被异议人未在法定期限内作出答辩。

经审查，国家知识产权局认为：本案中异议人提交的证据可以证明异议人注册并使用在“书籍、印刷出版物”商品上的第4831675号“”商标经长期使用与广泛宣传具有较高知名度，为相关公众所熟知。被异议商标“外研社”与异议人商标的文字“外研社”文字组合相同，被异议商标的申请注册已构成对异议人商标的抄袭和模仿，被异议商标如予核准注册，易误导公众，致使异议人的利益可能受到损害。因此，被异议商标的申请注册已构成《商标法》第十三条第三款所指之情形。依据《商标法》第十三条第三款、第三十五条规定，“外研社”商标不予注册。

二、案件评析

本案的争议焦点为被异议商标的注册申请是否构成《商标法》第十三条第三款之情形，涉及驰名商标的保护问题，该条款立法本意是为驰名商标提供一种扩大保护范围的法律手段，因此该条款的适用不能脱离保护之需要。实践中，适用该条款的要件为：一是请求保护的商标事实上具有较高知名度，达到驰名程度；二是诉争商标构成对驰名商标的复制、模仿或翻译；三是易导致消费者混淆或误导公众，致使驰名商标所有人的利益可能受到损害。本案中，异议人提交的证据材料可以证明，异议人外语教学与研究出版社有限责任公司由北京外国语大学于1979年创办，是一家以外语教育出版为特色的综合性文化教育出版机构。异议人“外研社FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS及图 ”商标中的文字“外研社”作为异议人的企业简称，使用近40年。异议人引证商标“外研社FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS及图”最早使用于1997年，已经持续使用21年。异议人受到中宣部、原新闻出版总署、教育部等有关部门表彰，获得“国家一级出版社”“全国优秀出版社”“先进高校出版社”“国家文化出口重点企业”“全国教材先进管理单位”及“全国文化企业30强”等荣誉称号。此外，异议人通过报纸、期刊、网络媒体、展会、培训及赛事等对其商标进行了多方位的大力宣传，异议人“外研社”商标在图书出版行业内具有较高的市场占有率和影响力。基于上述事实，可以认定异议人注册并使用在“书籍、印刷出版物”商品上的第4831675号“”商标经长期使用与广泛宣传具有较高知名度，为相关公众所熟知。被异议商标“外研社”与异议人商标文字“外研社”文字组合完全相同，已构成对异议人商标的抄袭和模仿。被异议商标指定使用的“游戏器具、纸牌”等商品与异议人商标主要使用的“印刷出版物”等商品同属文体用品，销售渠道、消费群体均有重合。被异议商标如予核准注册，易误导公众，致使异议人的利益可能受到损害。综合考虑以上因素，可以认定被异议商标的申请注册已构成《商标法》第十三条第三款所指之情形。

三、典型意义

本案涉及驰名商标的保护，体现了行政机关准确把握驰名商标保护的法律定位，以保护为导向，对我国高知名度商标进行强有力的保护，维护公平竞争的市场环境。驰名商标制度本质是一种对高知名度商标的法律保护制度。本案中，行政机关立足于驰名商标条款立法本意，从在先商标知名度、双方商标近似程度、相关公众混淆的可能性等角度，充分考虑“外研社”商标扩大保护范围之必要，对“外研社”商标在中国外语图书市场上的知名度在法律上予以认可，并合理扩张保护范围，依法维护驰名商标的品牌价值，助力我国品牌经济的发展。

02

“洛天依LUOTIANYI”商标异议案 

 一、基本案情

异议人：上海禾念信息科技有限公司

被异议人：喀左汇友食品有限公司（原被异议人：北京天之高品牌管理咨询有限公司）

被异议商标：

异议人主要理由：被异议商标“洛天依LUOTIANYI”与异议人在先注册的第10666123号“洛天依”等商标构成使用于类似商品或服务上的近似商标，违反了《商标法》第三十条的规定；“洛天依”作为异议人独创的虚拟角色，经过大量的实际使用已经具有固定且唯一的外观形象和人物设定，在互联网上享有较高知名度，被异议商标的申请注册侵犯其著作权、二次元偶像姓名权及商品化权，违反了《商标法》第三十二条的规定。

被异议人答辩理由：异议人提供的证据材料不足以证明被异议商标侵犯其商品化权及著作权；双方商标指定使用商品和服务差异明显，不会使消费者产生混淆误认；答辩人没有主观恶意，其申请注册行为符合《商标法》的有关规定。

经审查，商标局认为：被异议商标“洛天依LUOTIANYI”指定使用商品为第32类“啤酒；制啤酒用麦芽汁”等。异议人引证在先注册第10666123号、第10666122号、第10666139号、第10666138号“洛天依”商标核定使用商品和服务为第9类“已录制盘”、第16类“印刷品”、第28类“游戏器具”、第41类“音乐领域的教育”等。被异议商标指定使用商品与异议人引证商标核定使用商品及服务在功能、用途、销售渠道、服务内容、服务方式等方面区别明显，不属于类似商品及服务，并未构成使用于类似商品或服务上的近似商标。另经查，“洛天依”是上海禾念信息科技有限公司以雅马哈的VOCALOID3语音合成引擎为基础制作的全世界第一款VOCALOID中文声库和虚拟形象。“洛天依”的声库于2012年7月12日第八届中国国际动漫游戏博览会上正式推出。“洛天依”于2016年2月登上湖南卫视小年夜春晚，成为首位登上中国主流电视媒体的虚拟歌手，随后又多次登上湖南卫视跨年晚会与多名歌手合作，获得了较高知名度，与其角色形象建立了直接明确的对应关系。该角色名称“洛天依”并非汉语中常用词组搭配，具有较强独创性和显著性。被异议商标“洛天依LUOTIANYI”与异议人的角色名称相同，易使相关公众认为被异议商标指定使用商品来源于异议人或与其具有特定联系，进而产生混淆误认。在此情况下，被异议人申请注册“洛天依LUOTIANYI”商标的行为不当利用了异议人创立角色的知名度及影响力，损害了异议人“洛天依”角色名称的权益，构成了《商标法》第三十二条规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之情形。依据《商标法》第三十二条、第三十五条规定，“洛天依LUOTIANYI”商标不予注册。

二、案件评析

根据异议人提供证据，“洛天依”的人物设定是一个灰发、绿瞳，发饰碧玉、腰坠中国结的15岁少女。“洛天依”的性格设定是温柔敏感，偶尔有些天然呆。上海禾念信息科技有限公司于2012年7月12日第八届中国国际动漫游戏博览会上首次推出“洛天依”人物形象和声库。“洛天依”拥有大量的粉丝，异议人提供的“洛天依”官方宣传微博显示“洛天依”拥有256万名粉丝，且带有其名字的超话阅读量达到4.3亿次。“洛天依”除与众多明星艺人在晚会、盛典、栏目等平台共同合作外，还相继代言过肯德基、美年达荔枝味碳酸饮料、维他柠檬茶以及长安奔奔汽车等，享有较高的知名度。该角色名称“洛天依”并非汉语中常用的词语搭配，具有较强独创性和显著性。被异议商标的注册易使相关公众认为被异议商标指定使用商品来源于“洛天依”角色名称相关权益人的系列商品或二者具有某种特定关联。被异议人不当利用了异议人创立角色的知名度及影响力，挤占了“洛天依”角色名称相关权益人基于该角色名称所应享有的商业价值和交易机会。因此被异议商标的注册损害了异议人“洛天依”角色名称权益，构成了《商标法》第三十二条规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之情形。

三、典型意义

我国采取商标注册制度，按照先申请原则对商标是否准予注册进行审查。商标是区分商品或服务来源的标志，若申请人以牟取不正当商业利益为目的，恶意抄袭他人知名商标、侵犯他人在先权利，破坏标志与权利人已经建立的来源联系，显然违反诚实信用原则，妨碍诚信经营者开展正常的经营活动，背离了商标的内在价值，因此对旨在恶意侵犯他人在先权利或权益的行为，法律应当予以坚决制止。名人姓名容易吸引公众眼球，与名人姓名一样，具有较高知名度的角色名称通常具有较大的潜在商业价值，蕴含应受法律保护的利益。角色名称具有的知名度不是凭空而来，而是相关权益人付出创造性劳动所获得的，其商业价值或商业机会应由相关权益人享有。恶意商标申请人不当利用相关权益人所创立角色的知名度及影响力，挤占角色名称相关权益人基于该角色名称所应享有的商业价值和交易机会，违背了基本的商业道德和行为准则。绝大多数依据《商标法》第三十二条前半段“不得损害他人现有的在先权利”予以保护的角色名称一般为作品中的角色名称。“洛天依”并非文学或艺术等作品中的角色，而是虚拟歌手和虚拟角色，纳入角色名称予以保护，扩大了角色名称的适用范围，本案具有一定的创新性和典型性。

03

“芭啰莎山谷”商标异议案

一、基本案情

异议人：澳大利亚酿酒业者联合会

被异议人：烟台蓝图酒业有限公司

被异议商标：

异议人主要理由：1.“BAROSSA VALLEY”（芭萝莎谷/巴罗萨谷/巴罗莎谷）是澳大利亚著名葡萄酒产区和澳大利亚官方保护的葡萄酒地理标志之一，同时也是公众知晓的外国地名。2.被异议商标“芭啰莎山谷”与“BAROSSA VALLEY”（芭萝莎谷/巴罗萨谷/巴罗莎谷）的3个常用中文翻译均高度近似，且指定商品为“葡萄酒”等酒类商品。3.被异议人作为酒类产品经营者抄袭、抢注了多个世界知名酒庄名称。被异议商标违反《商标法》第十六条、第十条第一款第（七）项、第十条第二款等规定，被异议商标应不予核准注册。异议人提交的主要证据：1.《1980年澳大利亚葡萄酒和白兰地公司法》节选及翻译。2.《葡萄酒立法修正案（澳大利亚葡萄酒管理局）》2013法案的公证认证文件及翻译。3.《澳大利亚葡萄酒法案2013》节选及翻译。4.经公证认证的澳大利亚葡萄酒管理局签署的授权书。5.中华人民共和国商务部官网《澳大利亚葡萄酒产业与贸易投资概况》。6.澳大利亚葡萄酒管理局官方网站打印的葡萄酒产区“BAROSSA VALLEY”介绍。7.澳大利亚葡萄酒管理局网站所示的澳大利亚地理标志名录的公证认证文件。8.芭萝莎/巴罗萨谷/巴罗莎谷的百度词条。9.网络报道介绍。10.澳大利亚旅游网站的介绍。

被异议人答辩理由：芭啰莎山谷具有显著性，与“BAROSSA VALLEY”（芭萝莎谷/巴罗萨谷/巴罗莎谷）未构成近似商标，不会造成消费者混淆误认，更不会产生不良影响，被异议商标应予以核准注册。被异议人提交的主要证据：1.产品包装照片。2.销售合同。3.销货清单。

经审查，国家知识产权局认为：本案中异议人提供的证据可以证明：“BAROSSA VALLEY”是澳大利亚葡萄酒产区之一，位于阿德莱德市的东北侧，是被澳大利亚政府认定的葡萄酒地理标志。被异议商标“芭啰莎山谷”是“BAROSSA VALLEY”中文翻译之一，形成了对应关系，而被异议人并非来自该标志所标示的地区，被异议商标如予核准注册并使用在“葡萄酒”等指定商品上易误导公众，致使消费者对商品的质量等特点或者产地产生误认。依据《商标法》第十条第一款第（七）项、第十六条第一款、第三十五条规定，“芭啰莎山谷”商标不予注册。

二、案件评析

本案涉及的是国外地理标志保护的问题。我国《商标法》第十六条规定，商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的，不予注册并禁止使用。该条规定主要来源于《与贸易有关的知识产权协议》的有关规定。地理标志由于与商品建立了特定联系，反映了商品的特定产源，在公众中已形成特定质量、信誉或其他特点的认知，如果某商标中含有地理标志，而使用该商标的商品并非来源于该地理标志所指示的地区，其使用可能会使相关公众产生错误认知，因此，该条款的出发点是避免商品产源的误认，以及由此产生的对商品本身质量、信誉等特点的误解。“误导公众”是保护地理标志的必要条件。

本案中，异议人提交的证据可以证明，“BAROSSA VALLEY”是澳大利亚葡萄酒产区之一，位于阿德莱德市的东北侧，由于天然适宜的自然因素及人文因素的历史沉淀，“BAROSSA VALLEY”成为澳大利亚最著名的葡萄栽培地与酿酒区之一，是澳大利亚政府认可的葡萄酒地理标志。由于“BAROSSA VALLEY”地理标志在我国具有较高知名度，根据中文使用习惯，已形成与之对应中文音译表达，被异议商标“芭啰莎山谷”是“BAROSSA VALLEY”中文翻译之一，形成了对应关系。而被异议人并非来源于该地理标志地区，被异议商标于“葡萄酒；果酒（含酒精）；鸡尾酒”等商品上的注册使用容易误导公众，构成《商标法》第十六条第一款、第十条第一款第（七）项所述情形。

三、典型意义

本案是一起对国外地理标志商标予以保护的异议案件。在经济全球化的趋势下，地理标志作为一项可以增加产品附加值、促进原产地经济和环境可持续发展的知识产权，具有显著的经济价值。各国政府高度重视培育、保护地理标志品牌价值。我国行政机关在涉外地理标志保护的商标确权案件审理中，坚持平等保护中外当事人合法利益的原则，履行国际条约义务，依法保护国内外地理标志商标，维护了公平竞争市场秩序。

04

“汪必昌”商标异议案 

一、基本案情

异议人：彭令

被异议人：瞿鹏

被异议商标：

异议人主要理由：被异议商标的注册和使用易使公众对商品的来源和质量产生误认，容易产生不良影响，违反了《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项的规定。被异议人未在规定期限内答辩。

经审查，国家知识产权局认为：在案证据可以证明，汪必昌为清朝嘉庆年间御医，所著的《聊复集·怪症汇纂》收录偏方500余种，具有极高的收藏和中医药学研究价值。汪必昌因其医德医术及遗著《聊复集·怪症汇纂》使得其知名度和影响力延续至今，属于已故知名人物。被异议商标指定使用的“中药材；补药；膏剂”等商品所属行业为“汪必昌”姓名具有知名度和影响力的领域。除被异议商标外，被异议人还申请注册了“邓星伯”“曹存心”“张石顽”“曹沧州”等商标。前述人物均为清代名医并著书立说，例如《邓星伯医案八百例》《曹存心医学全书》《张氏医通》《曹沧州医案》等。被异议人在申请注册时明显具有攀附名医知名度、误导公众的主观恶意。被异议商标“汪必昌”易使相关公众认为是医药行业的老字号，与清代名医汪必昌或其后人存在特定关联，从而对商品质量、信誉等特点产生误认，被异议商标的注册违反了《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。虽然“汪必昌”为清代御医，但将其作为商标注册和使用尚不致对公序良俗产生负面或消极影响，不属于《商标法》第十条第一款第（八）项规定的情形。依据《商标法》第十条第一款第（七）项、第三十五条规定，“汪必昌”商标不予注册。

二、案件评析

本案的焦点为被异议商标是否违反《商标法》第十条第一款第（七）项和第（八）项的规定。

（一）被异议商标是否违反《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。

《商标法》第十条第一款第（七）项规定，带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的商标禁止使用。适用该条款要满足具有“欺骗性”和产生“误认”两个要件。如果仅有欺骗性但不会误导公众则不适用该条款。商标是否属于该条款所指情形，应当以社会公众的普遍认知水平为判断依据。《商标授权确权行政案件审理指南》第8.8条规定：诉争商标标志或者其构成要素与特定行业、地域的已故知名人物姓名、肖像等相同或者近似，并由此导致公众对诉争商标指定使用的商品或者服务的质量、信誉、工艺等特点产生误认的，可以认定属于《商标法》第十条第一款第（七）项规定的情形。

具体到本案，《人民政协报》刊发的《清代御医汪必昌遗著〈聊复集·怪症汇纂〉研究成果发布》和《（汪必昌）〈聊复集·怪症汇纂〉初期研究大事记》等证据可以证明，“汪必昌”为清朝嘉庆年间御医，因其医德医术及遗著《聊复集·怪症汇纂》使得知名度和影响力在中医药行业延续至今，属于中医药行业已故知名人物。被异议人共申请注册了3件“汪必昌”商标，分别指定使用在第5类“中药材；医用营养品”、第30类“枇杷膏；秋梨膏”、第44类“医疗诊所服务；治疗服务”等商品和服务上，与中医药行业密切相关，均是“汪必昌”姓名最具知名度和影响力的领域。被异议人将“汪必昌”作为商标注册，暗示被异议人与御医“汪必昌”或其后人存在特定关联，具有欺骗性，并易使公众认为是中医药行业的老字号，从而对被异议人提供的商品和服务质量、信誉等特点产生误认，致使消费者利益受到损害。

在适用《商标法》第十条第一款第（七）项时，恶意可以作为考量因素。缺乏恶意因素不妨碍对“欺骗性”和“误认”的认定，但如果存在恶意则可以佐证“欺骗性”和“误认”的存在。本案中，在《人民政协报》刊发汪必昌遗著研究成果相关报道后两天被异议人就申请注册“汪必昌”商标，从时间上看难谓巧合。被异议人多次以清代名医姓名申请注册商标，具有攀附名医知名度的主观恶意。因此可以认定，被异议商标的注册违反了《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。

（二）被异议商标是否违反《商标法》第十条第一款第（八）项的规定。

《商标法》第十条第一款第（八）项规定，有害于社会主义道德风尚或者具有其他不良影响的不得作为商标使用。该条款中的“不良影响”指对公序良俗造成不良影响。虽然“汪必昌”为清嘉庆御医，但其知名度和影响力仅限在中医药等特定领域内，将其作为商标注册和使用尚未达到扰乱社会公共秩序或损害善良风俗的程度，不属于不良影响的情形。可以认定，被异议商标的注册未违反《商标法》第十条第一款第（八）项的规定。

（三）区分适用《商标法》第十条第一款第（七）项和第（八）项对已故知名人物姓名予以保护。

在商标授权确权实践中，一般援引《商标法》第十条第一款第（七）项或第（八）项对已故知名人物姓名予以保护。上述两个条款均属于禁止使用的绝对事由条款。2013年修法前，《商标法》第十条第一款第（七）项在法律实践中较少适用，已故知名人物姓名往往通过适用《商标法》第十条第一款第（八）项获得保护。2013年修法后上述两个条款的适用界限在一定程度上可以划清，但在有些情形下仍然存在竞合。例如，带有欺骗性导致误认的标志同时可能也对政治、经济、文化等秩序产生负面或消极的影响。厘清法条的适用边界，有利于准确适用法律，维护法律适用的一致性。

就已故知名人物姓名保护而言，应区分适用《商标法》第十条第一款第（七）项和第（八）项：一是区分领域。对经济、文化、体育、娱乐等领域的已故知名人物姓名，一般适用《商标法》第十条第一款第（七）项进行保护。对政治、军事、宗教、民族等领域的已故知名人物姓名纳入《商标法》第十条第一款第（八）项保护范畴。二是区分知名度。即对经济、文化、体育、娱乐等领域的已故知名人物进一步区分知名度。具有很高知名度和广泛社会影响力的已故知名人物姓名适用《商标法》第十条第一款第（八）项予以保护，而适用《商标法》第十条第一款第（七）项时对知名度要求不宜过高，在特定领域具有相当程度的知名度即可。

  三、典型意义

中医药行业的老字号是金字招牌，具有良好的市场号召力。不少商标申请人将已故名医姓名注册为商标，使公众误认为是中医药行业的老字号，从而不当获取市场竞争优势。商标注册机关坚决遏制各类恶意注册行为，切实规范中医药等重点行业的市场竞争秩序。《商标法》第十条第一款第（七）项是规制恶意注册的隐性条款。在商标授权确权实践中，《商标法》第十条第一款第（七）项和第（八）项的适用界限并不清晰，本案就厘清《商标法》第十条第一款第（七）项和第（八）项的适用边界保护已故知名人物姓名进行了有益探索。